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BGH: Händler trifft Beweislast für Vorliegen von Originalmarkenware

Im Streit um die Frage, ob ein Händler Originalmarkenware oder Produktfälschungen vertrieben hat, trifft den Händler die Beweislast für die Behauptung, dass es sich um Originalmarkenware handelt. Allerdings muss der Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, zunächst Anhaltspunkte oder Umstände vortragen, die für eine Fälschung sprechen. Dies hat der Bundesgerichtshof in zwei Rechtsstreitigkeiten um angeblich gefälschte «Converse-Schuhe» beziehungsweise Parallelimporte entschieden. In den Verfahren hat der BGH zudem geklärt, dass im Fall von Originalmarkenware grundsätzlich der Händler beweisen muss, dass die Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist (Urteile vom 15.03.2012, Az.: I ZR 52/10 und I ZR 137/10).

Fall 1: Streit um Erschöpfung des Markenrechts

Im ersten Verfahren ist die Klägerin die in den USA ansässige Converse Inc. Sie produziert und vertreibt den als «Converse All Star Chuck Taylor» bezeichneten Freizeitschuh. Sie ist Inhaberin der Marke «CONVERSE». Die Beklagte handelt mit Sportschuhen. Sie belieferte verschiedene Handelsgruppen mit Converse-Schuhen. Im September 2008 bot ein Verbrauchermarkt in Solingen von der Beklagten gelieferte Schuhe an, die mit der Marke der Klägerin versehen waren. Die Klägerin hat behauptet, dabei habe es sich um Produktfälschungen gehandelt. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass die von ihr gelieferten Schuhe mit Zustimmung der Klägerin in Europa in Verkehr gebracht worden seien, sodass Erschöpfung des Markenrechts eingetreten sei. Das Landgericht Stuttgart hat dem Unterlassungsbegehren im Wesentlichen stattgegeben. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Klage abgewiesen.

Händler muss Vorliegen von Originalmarkenware beweisen

Der BGH hat dieses Urteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Es stehe fest, dass die Beklagte im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im geschäftlichen Verkehr mit der Marke der Klägerin identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marke Schutz genießt. Dies stelle eine Markenverletzung dar, wenn es sich nicht um Originalmarkenware handelt, die von der Klägerin als Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Im Streitfall seien diese Umstände ungeklärt. Für die Frage, ob es sich um Originalmarkenware handelt, sei grundsätzlich die Beklagte beweispflichtig. Allerdings müsse der Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, zunächst Anhaltspunkte oder Umstände vortragen, die für eine Fälschung sprechen. Dem sei die Klägerin im Streitfall nachgekommen.

Händler muss grundsätzlich auch Vorliegen zu Erschöpfung des Markenrechts führender Umstände beweisen

Die Beklagte trifft laut BGH auch die Beweislast dafür, dass die in Rede stehende Ware von der Klägerin oder mit deren Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist und die Markenrechte danach gemäß § 24 MarkenG erschöpft sind. Diese Beweisregel gelte allerdings nicht, wenn der Markeninhaber ein Vertriebssystem errichtet habe, mit dem er den grenzüberschreitenden Weiterverkauf der Waren im Binnenmarkt – also Parallelimporte – verhindern kann und wenn die tatsächliche Gefahr der Marktabschottung bestehe, falls der Händler die Lieferkette offenlegen muss. Der Markeninhaber könnte in einer solchen Fallkonstellation bei einer Offenlegung der Lieferbeziehungen auf den Vertragshändler mit dem Ziel einwirken, Lieferungen an außerhalb des Vertriebssystems stehende Händler künftig zu unterlassen, erläutern die Richter. Im Streitfall bestehe aber weder aufgrund der dem Vertriebssystem der Klägerin zugrundeliegenden vertraglichen Absprachen noch aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens der Klägerin eine solche Gefahr der Marktabschottung.

Berufungsgericht muss Feststellungen nachholen

Da nicht feststeht, ob es sich um Originalmarkenware handelt, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist, hat der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen werden.

Fall 2: Inverkehrbringen der Originalmarkenware im EWR durch Converse im Streit

Im zweiten Verfahren ist die Klägerin die ausschließliche Vertriebsgesellschaft der Converse Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Beklagte gehört zu den weltweit größten Handelskonzernen. Im August 2006, Januar und August 2007 sowie im Januar 2008 verkaufte sie in ihren Einkaufsmärkten original «Converse-Schuhe». Nach Darstellung der Klägerin sind die Schuhe ursprünglich in den USA in Verkehr gebracht worden; die Beklagte macht dagegen geltend, Converse habe die Schuhe im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht. Das LG hat der Klage im Wesentlichen entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Der BGH hat dieses Urteil hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs bestätigt.

BGH sieht Voraussetzungen der Erschöpfung als nicht gegeben

Es stehe fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit der Marke identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marke Schutz genießt. Für das Inverkehrbringen der Originalmarkenware im Europäischen Wirtschaftsraum sei im Streitfall entsprechend der grundsätzlichen Beweislastverteilung die Beklagte beweispflichtig, weil eine tatsächliche Gefahr der Marktabschottung nicht bestehe. Nach den Angaben der Beklagten stamme die Ware von einem slowenischen Vertriebspartner der Markeninhaberin, der schon vor dem in Rede stehenden Erwerb der «Converse-Schuhe» durch die Beklagte aus dem Vertriebssystem der Markeninhaberin ausgeschieden ist. Es bestehe daher für die Markeninhaberin keine Möglichkeit, auf ein künftiges Lieferverhalten dieses ehemaligen Vertriebspartners einzuwirken und dadurch die Märkte der Mitgliedstaaten gegeneinander abzuschotten. Da die Beklagte keinen tauglichen Beweis dafür angeboten habe, dass der slowenische Vertriebspartner die in Rede stehende Ware tatsächlich von der Markeninhaberin erhalten hat, könnten die Voraussetzungen der Erschöpfung nicht angenommen werden.

Weiterführende Links

Aus der Datenbank beck-online

OLG Hamburg, Stufenklage, Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Freizeitschuhe, Wort-/Bildmarke, BeckRS 2012, 00540 (Vorinstanz zu Az.: I ZR 137/10)

OLG Stuttgart, Geschlossenes Vertriebssystem auf Grund tatsächlichen Verhaltens, GRUR-RR 2010, 198 (Vorinstanz zu Az.: I ZR 52/10)

LG Stuttgart, Verletzergewinn, Markenbenutzung, Markeninhaber, Markenverletzung, BeckRS 2010, 08362 (erste Instanz zu Az.: I ZR 52/10)

beck-aktuell-Redaktion, Verlag C.H. Beck, 15. März 2012.